BrBRCEEx0100-40421998000200021

A nova lei de patentes, a indústria química e a universidade II concepções puramente abstratas; III esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V programas de computador em si; VI apresentação de informações; VII regras de jogo; VIII técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Comentário Esse é, no meu entender, um dos artigos mais importantes da presente lei. Dos seus incisos, destaco os seguintes: I, V, VIII e IX.

O inciso I é claro ao afirmar que não é considerada invenção a simples descoberta de algo novo. Esse fato é até óbvio, pois invenção sempre pressupõe a interveniência do intelecto humano sobre os recursos da natureza somada a um certo sinergismo decorrente da inteligência do inventor. Portanto, a constatação de que existe algo novo, por si só, não possui qualquer mérito inventivo.

O inciso V estabelece que um programa de computador isolado não é considerado invenção. No entanto, ele é patenteável se estiver ligado a algum objeto. Por exemplo, é perfeitamente considerado como invenção um sistema de controle de uma caldeira (arranjo coerente de "software", válvulas de controle, dutos, etc.) realizado por computador, mas não o "software", isoladamente, que faz esse controle. A proteção legal atualmente utilizada para a proteção de "softwares" é o direito autoral. Essa proteção é decorrente do chamado direito natural que um cidadão possui e as particularidades desse tipo de proteção, bastante polêmico e controvertido por sinal, não é coberta pelas disposições da lei em estudo.

O inciso VIII diz que uma nova técnica cirúrgica não é considerada invenção, o que é bastante razoável, uma vez que assim se assegura que tais técnicas estejam ao alcance de todos os que delas possam se beneficiar. Além disso, não são considerados invenções os métodos terapêuticos e de diagnose in vivo; contudo, tais processos in vitro são considerados invenções.

Finalmente, o inciso IX assegura que os seres vivos, tal como são encontrados na natureza, não são considerados invenções. Por exemplo, se for isolado da terra um novo microorganismo que produza um determinado antibiótico, esse isolamento, bem como o próprio microorganismo nativo, não serão considerados invenções. Contudo, se esse mesmo microorganismo for submetido a manipulações genéticas que o tornem, por exemplo, mais potente ou mais resistente, ele será, mediante certas condições, considerado como invenção. Acredito que isso derruba o mito, defendido por alguns críticos mais radicais da nova lei de propriedade industrial, de que a soberania da Amazônia (e sua biodiversidade) estaria por ela ameaçada... Ver, também, nesse sentido, o disposto no Artigo 18, a seguir.

Artigo 11 A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica.

Artigo 11, parágrafo 1o O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos Artigos 12, 16 e 17.

Comentário O presente artigo estabelece em lei o requisito de novidade de um objeto de patente. Essa novidade é em termos absolutos, isto é, o objeto tem que ser novo no espaço e no tempo. Se alguém, em qualquer lugar ou época, tornou acessível ao público o objeto da patente pretendida, ele não será patenteável por carecer do requisito de novidade. Aqui, talvez, esteja um artigo muito importante para os pesquisadores de universidades e de centros de pesquisa: por desconhecimento da lei, acaba-se perdendo a chance de patentear algo bastante promissor comercialmente, quando se publica um artigo em revistas especializadas ou se apresenta algum trabalho em congressos ou seminários tratando do objeto pretendido. Isso é agravado mais ainda pelo modelo de avaliação de produtividade vigente, que entende que quanto mais artigos publicados e trabalhos apresentados mais produtivo é o pesquisador. Essa produtividade3, muitas vezes, facilita o acesso às linhas de financiamento governamentais para a continuidade das pesquisas. Creio, sinceramente, que tal modelo necessita ser revisto a fim de compatibilizá-lo à legislação patentária e para que os mencionados pesquisadores possam auferir os benefícios desta.

Sobre isso, permito-me um conselho: se o objeto pesquisado tiver algum interesse comercial por parte do pesquisador ou da instituição a qual ele pertence, primeiro deposite um pedido de patente correspondente e, só depois, divulgue livremente os seus detalhes! Finalmente, recomendo fortemente que o depósito de um pedido de patente seja precedido por uma busca prévia. Tal busca pode (e deve) ser feita no INPI e em bancos de patentes no exterior acessados por computador, por meio do sistema DIALOG, por exemplo. Entretanto, qualquer busca, por melhor que seja feita, nunca é completa, haverá sempre uma parcela de documentos que não será coberta.

A busca prévia tem, pois, a finalidade de minimizar os riscos envolvidos no sentido de se encontrar algum documento (patente, artigo, etc.) que invalide o requisito de novidade do objeto a ser patenteado, evitando que se perca tempo e dinheiro desnecessariamente.

Artigo 12 Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I pelo inventor; II pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados, ou III por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por ele realizados.

Artigo 12, Parágrafo único O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Comentário O disposto no artigo acima recebe a denominação de período de graça. Recomendo fortemente que os senhores inventores não se utilizem indiscriminadamente do mecanismo previsto pelo presente Artigo 12. Ao contrário, deve-se lançar mão dele como um último recurso para se tentar salvar o requisito de novidade do objeto de um pedido de patente (e, muito comumente, de anos de pesquisa...) tornado público inadvertidamente por meio de um artigo em literatura especializada ou de exposição em um congresso, por exemplo. Por que razões? Primeira: em tais circunstâncias, sempre haverá a possibilidade de algum questionamento legal e/ou técnico quanto à similaridade do objeto que foi tornado público previamente com relação àquele objeto do pedido correspondente, por terceiros ou pelo próprio INPI. Pode-se alegar, por exemplo, que, no pedido correspondente, está sendo introduzida matéria nova, ou mesmo que não tenha unidade inventiva(ver o Artigo 21, abaixo), com relação ao objeto divulgado previamente.

Segunda: os concorrentes (outros grupos de pesquisa ativos na área em questão, laboratórios, etc) tomarão conhecimento do estágio atual de P & D do inventor e de seus colaboradores de forma prematura, o que pode ser estrategicamente importante para aqueles. Como assim? É simples. Se, por um lado, o artigo acima garante o monopólio dos objetos tornados públicos previamente, nada se pode fazer quanto ao monopólio dos desdobramentos técnicos não óbvios daqueles objetos. Em outras palavras, é comum que grupos de pesquisa que atuem em áreas semelhantes estejam mais ou menos no mesmo estágio de P & D. Ao se tornar públicos determinados dados e resultados, o grupo de pesquisa concorrente salta etapas de trabalho e pode se dedicar aos esforços de P & D subseqüentes, tomando a dianteira na linha de estudo específica.

Terceira (e não menos importante): embora mecanismos semelhantes ao disposto no presente artigo existam na legislação de propriedade industrial de muitos países (mas não de todos os países), eles podem variar na sua forma e na sua abrangência. Nesse caso, também será aberta a possibilidade de um questionamento técnico e/ou legal quanto à similaridade do objeto tornado público previamente face ao do pedido de patente correspondente, só que no exterior, onde os custos envolvidos na burocracia envolvida podem inviabilizar esse último.

Finalmente, quando o mencionado parágrafo único diz que "O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento", pela minha experiência, o INPI certamente exigirá tal declaração acompanhada de tais provas, o que, no mínimo, representa um aumento dos custos envolvidos no processamento do pedido de patente correspondente, e, entre outras coisas, sujeitará o objeto do pedido a uma análise dos funcionários competentes do INPI, que podem interpretá-las de maneira desfavorável ao inventor.

Como já dito, fiquemos, pois, do lado seguro: primeiro deposite o pedido de patente, depois divulgue o(s) seu(s) objeto(s).

Artigo 13 A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Comentário Considero esse artigo tão polêmico quanto à objetividade das palavras "evidente" e "óbvia" nele contidas. Ora, o que é evidente e óbvio para alguém bem dotado intelectualmente poderá não o ser para alguém medianamente dotado. No entanto, como os princípios por trás desse artigo já existiam na lei antiga, creio que os mecanismos usados para contornar os possíveis impasses continuem válidos.

Artigo 14 O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Comentário Reproduzo, aqui, o comentário anterior, apenas substituindo as palavras "evidente" e "óbvia" por "comum" e "vulgar". No entanto, pela própria natureza do modelo de utilidade, o grau de inventividade envolvido é menor que aquele de uma invenção. Portanto, a discussão envolvendo a atividade inventiva se tornará mais acirrada e mais dificilmente defensável por parte do inventor.

Felizmente, os pedidos de patente de modelo de utilidade aplicáveis no âmbito da indústria química são muito raros.

Artigo 15 A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Comentário O Artigo 15 define o terceiro requisito de patenteabilidade, a aplicação industrial. Todo objeto de patente, para ser patenteável, deve servir para alguma finalidade prática. Todavia, é curioso saber que já houve casos de "inventores" que, a todo custo, quiseram patentear os chamados moto- contínuos de primeira e de segunda espécie, os quais são, respectivamente, máquinas térmicas que violam a primeira e a segunda leis da termodinâmica...

SEÇÃO II: DA PRIORIDADE Artigo 16 Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Artigo 16, parágrafo 3o Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

Comentário O Artigo 16 trata de um aspecto muito importante da legislação patentária, a prioridade.

Por diversas razões, uma empresa pode ter o interesse de que o fruto de seus esforços de P & D seja explorado comercialmente em diversos países. Daí, portanto, existe a necessidade de se requerer a patente correspondente em diferentes países de interesse.

Esse é um problema antigo, e, com o intuito de minimizar o mesmo, foi criada, há mais de cem anos, a Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é pais signatário na qualidade de fundador. Em linhas gerais, essa convenção garante aos cidadãos de países membros e a seus cidadãos domiciliados em outro país membro que não o próprio, a chamada prioridade unionista. Por exemplo, digamos que um brasileiro depositou um pedido de patente para um dado objeto no Brasil. Pela CUP, ele terá o prazo de 1 (um) ano para depositar um pedido correspondente em qualquer país membro daquela convenção, por exemplo, a França. Se, nesse intervalo de um ano, um francês ou qualquer cidadão de um país signatário da CUP residente na França, depositar ali um pedido de patente para o mesmo objeto, esse pedido será preterido em favor do pedido do cidadão brasileiro mencionado. Ou seja, o pedido "brasileiro" teria prioridade sobre o "francês".

Além da CUP, existe o PCT (Patent Cooperation Treaty), que, entre outros aspectos, permite postergar em até trinta meses a decisão de se depositar um pedido de patente nacional (em um dado país), com base em um pedido de patente internacional previamente depositado. O Brasil também é signatário do PCT.

Assim sendo, tanto a CUP quanto o PCT, se bem utilizados, serão instrumentos eficientes na tomada de decisão em questões de proteção legal de objetos em mercados externos.

Artigo 16, parágrafo 5o No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento de origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

Comentário O disposto no parágrafo acima é importante no sentido de reduzir a burocracia e os custos envolvidos no depósito de pedidos de patente brasileiros reivindicando uma prioridade estrangeira. Boa parte dos custos envolvidos em tais casos se deve a tradução para o português do pedido estrangeiro. Nesse aspecto, a nova lei tráz duas inovações: a admissão de tal declaração e a aceitação de uma tradução simples. Na lei antiga, não existia a possibilidade da primeira e a segunda teria que ser juramentada, bem mais cara e menos acessível que a tradução simples.

Finalmente, esse artigo é importante também pelo fato de que, muitas vezes por questões contratuais com alguma empresa estrangeira, o pesquisador brasileiro terá que depositar o pedido correspondente ao resultado de suas pesquisas em um país estrangeiro, para, mais tarde, depositar um pedido correspondente no Brasil.

Artigo 16, parágrafo 7o A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda de prioridade.

Comentário Essa perda é irrecuperável e suas conseqüências bem podem ser avaliadas à luz dos dois comentários anteriores.

Artigo 17 O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

Artigo 17, Parágrafo 1o A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida.

Artigo 17, Parágrafo 2o O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

Artigo 17, Parágrafo 3o O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base de reivindicação de prioridade.

Comentários Aqui se define em lei o que se costuma chamar de prioridade interna. No meu entender, o "caput" desse artigo é redundante, face ao que foi disposto no Artigo 16, pois, sendo o Brasil signatário da CUP, o pedido originalmente depositado, desde que não publicado, automaticamente poderia servir de base à prioridade de outro a ele correspondente no prazo de um ano.

Já o parágrafo 1o constitui uma preciosa oportunidade de se introduzir aperfeiçoamentos desenvolvidos para o objeto do pedido, após o depósito desse último. Infelizmente, a prioridade interna não protegerá os ditos aperfeiçoamentos, apenas a matéria originalmente presente no pedido. Creio que, se houvesse unidade inventiva(ver o Artigo 21, abaixo), me pareceria bastante razoável que tanto a matéria depositada originalmente quanto a introduzida posteriormente fossem beneficiadas pela prioridade interna. No entanto, é possível que os legisladores, já prevendo a polêmica que estaria envolvida na análise da dita unidade inventiva, quando da introdução da matéria nova, sabiamente fizeram a ressalva contida no parágrafo 1o.

O parágrafo 2odo presente artigo, é desnecessariamente drástico, porque ele determina o arquivamento definitivo do pedido original, o qual poderia gerar mais de um pedido de patente dentro da mesma unidade inventiva, e não apenas um como subentende-se a partir do "caput" do presente artigo.

O parágrafo 3o me parece contradizer o que diz o Artigo 16, do ponto de vista da CUP; pois, se o pedido originário de divisão atender aos requisitos estipulados tanto no Artigo 16 quanto na CUP, não vejo por que motivo se deveria impedir que ele servisse de base à prioridade de outros pedidos pertinentes.

SEÇÃO III: DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE NÃO PATENTEÁVEIS Artigo 18 Não são patenteáveis: I o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico- químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no artigo 8oe que não sejam mera descoberta.

Artigo 18, Parágrafo único Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Comentário Foi em torno desse artigo (e daqueles que regulam a patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos e do pipeline, que veremos mais tarde) que foram travadas as lutas mais "sangrentas" sobre a nova lei de propriedade industrial. Era no artigo correspondente da antiga lei (Artigo 9o), onde estavam os produtos químicos em geral, os produtos e processos farmacêuticos e alimentícios, que se fazia a exclusão desses objetos da patenteabilidade.

Os incisos I e II acima, foram praticamente copiados da lei antiga e, sinceramente, não vejo o por quê de terem sido mantidos.

Até onde sei, nunca um pedido de patente foi indeferido com base nos preceitos dispostos no inciso I acima. Ainda à luz, desse inciso, pude ver e ler muito a respeito da (não) patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos, porém não li nem vi absolutamente nada sobre a (não) patenteabilidade de armas, cuja única finalidade é ferir ou matar, ou de cigarros, por exemplo. Fatos como esses é que me convencem de que as discussões sobre a presente lei são muito mais baseadas em argumentos políticos do que em fundamentos técnicos.

Sobre o inciso II, também nada li ou ouvi, e, infelizmente, se excluiu da patenteabilidade os frutos da pesquisa na área nuclear, talvez por uma visão estreita dos nossos legisladores que vêem na manipulação do núcleo atômico somente a possibilidade de se construir armamentos, e não todo o campo da moderna diagnose médica, dos novos materiais e de tantas aplicações pacíficas que os elementos transurânicos ensejam.

Já o inciso III, no meu entender é um avanço. Nele se assegura a patenteabilidade dos microorganismos alterados geneticamente, excluindo-se aqueles nativos (tal como encontrados na natureza). Além disso, está claro que os animais e plantas (e suas partes) não são patenteáveis. Em linhas gerais, uma linhagem de células de levedura que foi alterada geneticamente para produzir mais etanol que as suas "primas" nativas é patenteável, enquanto que uma variedade de cana-de-açúcar, que foi manipulada em seus genes para ter um teor de sacarose maior que os espécimes nativos da mesma, não o é.

CAPÍTULO III: DO PEDIDO DE PATENTE SEÇÃO I: DO DEPÓSITO DO PEDIDO Artigo 19 O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I requerimento; II relatório descritivo; III reivindicações; IV desenhos, se for o caso; V resumo; e VI comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Comentário Como toda repartição pública que se preza, o INPI cobra taxas (retribuições) sempre que possível, normalizando e formalizando os procedimentos por meio de Atos Normativos e de formulários.

Cabe, aqui, uma palavra sobre os escritórios especializados em propriedade industrial.

Praticamente todas as exigências e providências legais estabelecidas na presente lei estão ligadas a prazos para o seu cumprimento, alguns dos quais são fatais, gerando penalizações irreversíveis. Por mais atento e sistemático que seja o pesquisador ou o empresário, é comum a não observância dos ditos prazos ou de algum aspecto formal, provocando, no mínimo, custos e atraso no processamento de seu pedido de patente. Sou da opinião que nada impede que um pedido de patente seja redigido pelo próprio inventor ou por algum membro de sua equipe, para, antes do depósito, ser analisado por um especialista em patentes. Esse último poderá fornecer algumas sugestões valiosas quanto à redação do pedido, principalmente das reivindicações, que poderão evitar muitas dores de cabeça no futuro. No entanto, a partir do depósito do pedido, considero fundamental a entrega do acompanhamento do dito processamento a um escritório especializado. Por um lado, porque eles já possuem uma estrutura de acompanhamento de prazos e de formatização, formulários próprios (e prática em preenchê-los!), contato permanente com o INPI e com colegas no exterior, entre outras ferramentas burocráticas. Por outro lado, porque essa prática vai ao encontro da tendência moderna em administração de se tercerizar serviços, a menos, é claro, que o volume de pedidos a serem depositados viabilizem um setor especificamente destinado para lidar com eles, como ocorre com muitas empresas de grande porte. Todavia, mesmo essas recorrem aos escritórios especializados, principalmente quando o pedido deverá ser depositado em outros países.

SEÇÃO II: DAS CONDIÇÕES DO PEDIDO Artigo 22 O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Comentário No que diz respeito às invenções no âmbito da química, isso quer dizer que um mesmo pedido de patente pode se referir, por exemplo, a um determinado processo químico, a(os) produto(s) desse processo, à(s) aplicação(ões) desse(s) produto (s) e a(os) seu(s) intermediário(s) e ao processo de preparação deste(s), desde que esses objetos atendam aos requisitos de patenteabilidade citados acima, compondo o que se chama de unidade inventiva, a qual já foi, inclusive, mencionada acima. Se tal unidade não existir, os objetos deverão ter a sua proteção requerida por pedidos em separado.

Artigo 24 O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Comentário É bom se ter sempre em mente que, em caso de litígios envolvendo questões de propriedade industrial (como nas infrações de patentes), a palavra final será dada por um juiz, a rigor, um leigo no assunto técnico atinente à patente, e em química, em particular.

Além disso, as partes envolvidas serão representadas por advogados, também leigos no dito assunto.

Portanto, o texto de um pedido de patente deverá ser claro e objetivo, e, por que não dizer, agradável de se ler.

A redação como um todo tem que ser bem criteriosa, mas, em particular, alguns cuidados também devem ser tomados no que se refere à descrição de móleculas e condições de reação, sendo indispensável a interveniência de um especialista no assunto, a fim de se evitar problemas e surpresas desagradáveis no futuro.

Sempre que possível, as moléculas, radicais, grupamentos funcionais e semelhantes devem ser nominados em conformidade com a nomenclatura da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) de modo a se evitar qualquer tipo de "confusão" ou de ambigüidade que possibilite algum tipo de infração. Com relação a isso, recomendo o excelente trabalho dos professores Bicca e Mano sobre nomenclatura de compostos orgânicos em língua portuguesa (NOMENCLATURA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, Alencastro, Ricardo Bicca de, e Mano, Eloísa, Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 1987). Com relação às grandezas físicas, elas devem ser mencionadas de acordo com o Sistema Internacional - SI.

As definições deverão ser sempre genéricas, devendo-se evitar, sempre que possível, a citação a nomes de compostos específicos ou a um valor determinado de alguma grandeza física envolvida com o objeto da patente.

Finalmente, o presente artigo também prevê a descrição do assim chamado best mode, melhor modode concretização. Tanto quanto seja do conhecimento do inventor, o pedido de patente deverá conter o objeto descrito de modo a se obter a melhor concretização possível do mesmo.

Artigo 24, Parágrafo único No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Comentário Como é óbvio até para um leigo, é praticamente impossível se descrever com exatidão todas as características de um determinado microorganismo. No entanto, a Biotecnologia, mesmo aquela que não envolva os procedimentos da engenharia genética, lida, em seus processos, com variedades de microorganismos com dadas peculiaridades úteis à concretização do objeto da patente em que são empregados.

Com a finalidade de superar as barreiras descritivas que surgem na redação de um pedido de patente que envolva microorganismos, foi criado o Tratado de Budapeste, do qual, infelizmente, o Brasil não é signatário. Esse tratado estabelece algumas diretrizes e normas para o depósito de microorganismos em instituições depositárias autorizadas por ele, depósito esse que pode ser mencionado em pedidos de patente, quando necessário.

Assim, suponhamos que um inventor desenvolveu um novo processo de obtenção de insulina humana por via fermentativa, utilizando uma bactéria manipulada geneticamente. Num pedido de patente redigido sob a égide de uma lei que não contemple o depósito de microorganismos para fins de patente, uma boa parte do relatório descritivo correspondente deveria ser dedicada à descrição da bactéria em si e dos procedimentos envolvidos em sua transfecção. Por outro lado, havendo a hipótese legal de se depositar a dita bactéria em uma dada instituição, bastaria a menção do número de depósito (por exemplo ATCC 9.355, ou algo semelhante) no relatório, seguido do nome da instituição depositária e da data de depósito, para se ter uma descrição completa daquele microorganismo.

Vale lembrar, que o depósito na instituição depositária deve ser feito antes do depósito do pedido correspondente na repartição de patentes.

Finalmente, cabe dizer que o parágrafo único acima, apesar de não trazer todos os benefícios que a adesão, pelo Brasil, ao Tratado de Budapeste traria, já é um avanço no que se refere às patentes na área de Biotecnologia.

Artigo 25 As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Comentário Um relatório descritivo bem redigido, por si só, não garante uma proteção eficaz ao objeto de uma patente e às suas concretizações. O que dá, efetivamente, a proteção desejada são as reivindicações de um pedido de patente. Não se pode reivindicar o que não está no relatório, mas o simples fato de um dado aspecto da invenção figurar no relatório descritivo e não nas reivindicações não significa que esse dado aspecto estará protegido; no meu entender, e com base em uma interpretação estrita da lei, não estaria. Tanto o texto legal antigo quanto o novo são bem claros nesse particular: o que define, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção são as reivindicações, e não o relatório descritivo.

Costuma-se dizer que as reivindicações determinam o que os outros não podem fazer, delimitando as fronteriras do monopólio do titular da patente.

Creio que ficou claro, pelo exposto, que uma pessoa especializada em redação de patentes deverá sempre dar uma boa olhada no texto de um pedido de patente antes de seu depósito.

SEÇÃO III: DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO Artigo 30 O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no artigo 75.

Comentário Esse prazo de dezoito meses pode ser abreviado, mediante requerimento.

O Artigo 75 diz respeito às patentes de interesse da defesa nacional. Algo semelhante já existia na legislação antiga e, no meu entender, perdeu-se uma boa chance de se retirar tal resquício dos tempos da ditadura da lei de propriedade industrial. A lei antiga (Lei 5.772) foi promulgada em 21 de dezembro de 1971...

Artigo 30, parágrafo 2o Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

Comentário Entendo que, nessa altura, cabem algumas palavras com respeito à filosofia dosistema de patentes.

Sempre procurei ver tal sistema à luz da sociedade como um todo, e não do ponto de vista de determinados setores da mesma. Se, por um lado, a patente significa um monopólio dado ao inventor, por outro, o sistema de patentes garante à sociedade o acesso a um monumental conjunto de informações técnicas, que poderá subsidiar a pesquisa e o desenvolvimento em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Uma pesquisa prévia a um banco de patentes, seja o do INPI, seja algum outro no exterior, permite que, em muitos casos, se evite o "reinventar da roda": um problema que um dado cientista tem hoje, pode muito bem já ter sido resolvido por outro(s) e, o que é melhor, a solução pode, inclusive, já ser de domínio público (de uso livre) se a patente correspondente já tiver sido extinta ou se houver um pedido de patente publicado no exterior, sem que tenha sido depositado no Brasil, dentro dos prazos legais cabíveis e pertinentes, um pedido de patente correspondente.

Artigo 31, parágrafo único O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Comentário Semanalmente, o INPI edita duas revistas intituladas Revista da Propriedade Industrial - RPI, uma, de cor azul, para patentes e outra, de cor verde, para marcas. É com base na data de publicação dessas revistas, onde são publicados os despachos referentes a depósitos, publicações, pedidos de exame, concessão de cartas patente, etc., que são contados os prazos como os do artigo acima, quando não houver, no artigo correspondente, uma data de referência.

O prazo de sessenta dias dado acima permite que se prepare, em tempo hábil, as eventuais oposições, por terceiros, ao pedido ora publicado.

Artigo 32 Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Comentário Essencialmente, o disposto no presente artigo (à semelhança do artigo correspondente na antiga lei) possibilita ao requerente a realização de emendas no pedido originalmente depositado, dentro dos limites definidos em seu "caput".

Novamente, chamo a atenção com respeito à importância de uma redação bem feita de um pedido de patente. Todo ato administrativo, no decorrer do processamento de um pedido de patente, entre os quais se inclui a realização de emendas, envolve custos e postergação da concessão da respectiva carta-patente, posto que existe um prazo para a providência do dito ato. Um pedido de patente bem redigido, pouco provavelmente demandará a realização de emendas em suas partes constituintes e terá o seu processamento decorrido com menos custos e mais rapidamente.

Por outro lado, a possibilidade de se realizar emendas materializa a chance de se inserir matéria que ajude a fortalecer a descrição e a concretização do objeto de um pedido de patente. No caso específico das patentes químicas, tem- se a possibilidade de se incluir, por exemplo, novos exemplos de síntese de moléculas, englobadas por uma fórmula geral comum ali reivindicada, que, por questões de tempo, não puderam ser incluídos no pedido originalmente depositado. Além disso, tem-se a oportunidade de incluir ajustes finos em condições de reação, de especificação de equipamentos, de definição de grupos funcionais, etc.

Nesse sentido, ver o disposto no Artigo 76, mais adiante.

Artigo 33 O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Comentário Praticamente nada é automático, em termos de providências que favoreçam o requerente de um pedido de patente, na lei em estudo. Portanto, é necessário um constante acompanhamento, pela leitura da RPI correspondente, das publicações de interesse. Se esse prazo de requerimento de exame for perdido, o desarquivamento poderá ser solicitado, por outro requerimento (acompanhado da retribuição devida...).

Artigo 35 Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I patenteabilidade do pedido; II adaptação do pedido à natureza reivindicada; III reformulação do pedido ou divisão; ou IV exigências técnicas.

Comentário O presente artigo e os demais a ele relacionados, bem como os seus correspondentes na antiga lei, consubstanciam a figura do exame técnico do pedido de patente.

Sem dúvida, uma das figuras mais polêmicas dentro do INPI é o examinador de patentes.

É fato que as condições de trabalho desses funcionários públicos estão longe de ser as ideais: baixos salários, falta de treinamentos de reciclagem, baixo índice de informatização da burocracia dentro do INPI, número enorme de pedidos a serem examinados por cada examinador são apenas alguns dos fatores que favorecem a prestação de um serviço aquém do esperado pela sociedade. No entanto, determinadas posturas eminentemente políticas daqueles funcionários vieram a dificultar e retardar bastante o processamento de pedidos de patente nas áreas de química (composições) e de Biotecnologia (processos envolvendo microorganismos) até o advento da nova lei.

Além disso, algumas exigências "técnicas" formuladas por alguns examinadores do INPI demonstram, nos casos extremos, sinais de incompetência, no mínimo.

Pela lei antiga, os litígios mais sérios sem uma decisão de consenso, durante a fase administrativa, tinham a sua instância mais alta na figura do Ministro de Estado da Indústria e do Comércio (ministério ao qual o INPI era subordinado; atualmente, ele está sob a jurisdição do Ministério da Justiça). Pela nova lei, contudo, a instância mais alta da esfera administrativa, em tais casos, é o Presidente do INPI. Esperemos que o corporativismo não seja um fator relevante na decisão dos eventuais litígios futuros e, além disso, sempre há o Supremo Tribunal Federal para dar a palavra final.

Artigo 36 Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

Artigo 36, parágrafo 1o Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

Comentário Jamais uma exigência deverá deixar de ser respondida. Por mais absurda e pueril que ela seja, sempre deverá haver uma resposta, não necessariamente, é claro, um cumprimento cego à mesma. Quando atuei como analista de patentes, presenciei diversos casos em que exigências foram contestadas, com base em argumentos técnicos galgados na lógica e no bom senso, e essa contestação foi aceita pelos examinadores do INPI.